作者:智信禾
時間:2022-08-11
隨著科技的進步和社會的發展,越來越多的國內公司正在將其業務和研發業務擴展到海外。這類公司往往都希望通過在多個國家設立研究機構或者經營住所來實現經營的全球化以及降低企業經營管理成本。但是由于對當地法律法規認識的不足,企業往往在處理相關法律問題時經驗不夠充分,采取的措施也可能不夠合理,從而導致了企業在經營過程中遭受巨大的損失。
當涉及到在總部以外的國家開發的發明專利時,可能會出現一些潛在的隱患。而如果發明是由幾個國家的發明者共同構思的,或者是由發明所在國的非本國發明者共同構思的,則會產生更大的隱患。了解那些有國家安全限制和規定的國家的法律是至關重要的,大多數國家都有相關法律和規定要求在其領土內進行的發明和/或本國居民進行的發明必須首先在當地提出申請,或在國外提出申請前分別獲得保密審查許可。
專利申請的保密審查一般是通過對專利的初步審查,來確認該項專利是否涉及國家安全或者重大利益。世界上大多數國家都采用了保密制度對專利申請予以限制。WIPO也曾經就“國際申請與國家安全考慮”列舉了各國多種具有代表性的情況(https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)。
違反相關國家安全制度的懲罰非常嚴重,在大多數國家會被處以從罰款、喪失地方專利權到包括監禁在內的刑事處罰。本文以及后續的系列文章將對世界各地專利申請的保密審查制度(在某些國家被稱為國家安全審批)進行介紹。
本文對美國國家制度進行了簡要敘述、分析,并希望能通過這樣的形式盡量避免企業在這一類問題上踩坑。
? 一般規定:
除非獲得許可,否則在美國發明的專利申請必須首先根據35 USC§184向USPTO提交。即申請人(或發明人)向國外申請在美國做出的發明專利之前,必須獲得USPTO的許可。這種書面許可被稱為外國備案許可證(FFL)。 在美國專利申請提交后,通常會在USPTO簽發的受理通知書中聲明FFL。
美國專利受理通知書中關于FFL的聲明:
發明創造的國家才是最重要的,而非發明者的國籍。 例如,如果一名中國公民在美國做出的發明,向外申請前,就需要獲得FFL。同樣的,美國國籍發明人在中國做出的發明無需向美國申請FFL,而受限于中國專利法規定的保密審查制度。
相關法條原文:
35 USC§184:Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country.
根據美國法典第35章第184條:除非得到USPTO的許可,否則任何人在美國提出發明專利或外觀申請六個月內,不得向任何外國提出,促成或授權專利申請。
上文提到,美國專利的受理通知書中會包含關于保密許可的聲明,而6個月內,該聲明通常已作出,申請人可據此判斷專利是否可以繼續向外申請。
? 懲罰措施:
根據美國法典第35章第185條規定,在沒有從美國專利商標局獲得 "外國申請許可證(foreign filing license,簡稱FFL) "的情況下,向美國境外申請,其美國專利權將是無效的。
相關法條原文:
35 USC§185: Notwithstanding any other provisions of law any person, and his successors, assigns, or legal representatives, shall not receive a United States patent for an invention if that person, or his successors, assigns, or legal representatives shall, without procuring the license prescribed in section 184, have made, or consented to or assisted another’s making, application in a foreign country for a patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of the invention.
有任何其他法律規定,如果任何人或其繼承人、受讓人或法定代表人在沒有獲得第184條規定的許可的情況下,在外國申請專利,或同意或協助他人申請有關該發明的發明或實用新型,則不得獲得美國發明專利。
? 例外情況:
如果在沒有經過國家安全審查許可的情況下向國外申報,但是沒有欺騙的意圖,可以獲得追溯的許可。
需要提交的材料(部分列舉):
(一)提交未經許可的專利申請材料的每一個外國的清單(包含申請日期等);
(二)經核實的陳述(誓言或聲明),其中包括:
(i)聲明所提交專利不在保密范圍;
(ii)表明在發現被禁止的外國申請后,已努力尋求許可證;
(iii)解釋未實現請求保密審查的原因
綜上,未按照國家規定申請FFL的補救措施較為繁瑣,因此申請人應盡量事前申請,另外尋找專利的代理機構也尤為重要。
?中美相關制度對比:
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中國 |
美國 |
保密范圍 |
發明、實用新型 |
發明、外觀設計(美國無實用新型) |
提出方式 |
①直接向外所申請專利的,先向CNIPA請求保密審查; ②提交新申請,同時申請保密審查; ③向CNIPA提交PCT國際申請。 |
①直接向外所申請專利的,先向USPTO請求保密審查; ②提交新申請即視為提出保密審查,無需額外請求; ③向USPTO提交PCT國際申請。 |
審批結果 |
經過審查認為該發明或者實用新型可能涉及國家安全或者重大利益需要保密的,應當及時向申請人發出保密審查通知; 申請人未在其請求遞交日起4個月內收到保密審查通知的,可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。 |
1周以內收到FFL |
?單獨請求的FFL樣例(部分):
關于其他國家的國家安全審批制度,將會持續更新,敬請期待~