作者:智信禾
時間:2022-08-29
《商標法》第十九條第四款:“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標。”
筆者通過Alpha平臺,以“商標行政案件”“商標代理機構”“《商標法》第十九條第四款”為關鍵詞進行類案檢索,發現近三年來,此類案件的爭議焦點均為:申請人是否屬于《商標法》第19條第4款所稱的商標代理機構,其申請注冊商標的行為是否違反上述規定。國知局和法院在具體認定時,通常將申請人的經營范圍、是否與商標代理機構存在關聯關系等內容作為考察的重點。因此,下文將對此進行詳細闡述。
一、刪除“商標代理”服務或者轉讓商標,均無法使商標獲準注冊
商標法實施條例第八十四條第一款 商標法所稱商標代理機構,包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。
一般而言,商標代理機構包括:1、已經備案從事商標代理業務的主體;2、工商營業執照中記載經營范圍包括商標代理業務的主體;3、雖未備案但實際從事商標代理業務的主體。也就是說,只要申請人備案的經營范圍或者實際從事的業務包括商標代理服務,申請人就屬于商標代理機構。
但多數案件中,申請人往往會在申請注冊商標后,將經營范圍中的“商標代理”服務刪除或者將該注冊商標轉讓給非商標代理機構,以此來抗辯其不屬于商標代理機構或是禁止注冊商標的障礙已消除。但是,國知局和法院均認為:對于商標申請注冊主體是否為商標代理機構的審查,無論之后其經營范圍是否變更、注冊商標是否轉讓,應以商標注冊申請日為準。
例如:在“IK”商標無效宣告案件 ①中,國知局認為:如果允許將商標代理機構申請的非代理服務商標于申請日后通過轉讓的方式視為障礙消除,可能會在客觀上起到縱容商標代理機構違背誠實信用原則利用自身業務優勢惡意搶注商標的行為。
在南京市元未餐飲管理有限公司與國家知識產權局駁回復審案件 ②中,法院認為:申請人在申請注冊非代理服務商標后對其營業范圍的變更,并不能改變商標代理機構注冊非代理服務商標,進而擾亂商標注冊秩序的行為性質,否則商標法第19條第4款對于商標代理機構注冊商標的限制將被架空。
二、商標代理機構設立關聯公司申請商標注冊,也不能規避法律責任
部分商標代理機構為了規避《商標法》第19條第4款,往往通過其關聯公司來申請注冊商標,那關聯公司的申請行為是否也適用上述規定呢?
通過對檢索案例的總結,下表列舉了兩種申請人與商標代理機構存在關聯關系的情形,但這兩種情形是都均能適用上述規定,國知局和法院存在不同觀點。
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情形 |
是否適用《商標法》第19條第4款 |
一 |
法定代表人、股東相同 |
國知局和法院均認定可適用 |
二 |
存在控股關系 |
國知局和法院存在不同認定 |
值得注意的是,對于第一種情形,雖然國知局和法院均認為:有證據證明申請人與商標代理公司的法定代表人或者股東的身份信息相同,就可以認定這兩家公司存在關聯關系。但是在提交此類證據時,該種身份信息不僅應當包括法定代表人或者股東的姓名,還應包括其身份證號、住址或電話等信息,否則僅有姓名相同的證據無法證明其為同一人,國知局和法院也不會認定這兩家公司具有關聯關系。
對于第二種情況,國知局和法院存在的分歧點在于:國知局認為只要能夠證明申請人和商標代理機構存在控股關系,即可認定關聯公司屬于廣義上的商標代理機構;但是,法院認為即使存在控股關系,也不能當然證明關聯公司為商標代理機構。其中,較為典型的是“大賬房財稅機器人”商標無效宣告案 ③(見下表)。
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國知局 |
一審法院 |
二審法院 |
具體認定 |
被申請人大賬房公司于北京小薇知識產權服務有限公司存在控股關系。爭議商標系商標代理機構假借其關聯公司之名申請注冊,以達到規避法律之目的。 |
雖然兩家公司存在關聯關系,但大賬房公司作為訴爭商標的注冊人并非商標代理機構,也無證據證明訴爭商標系商標代理機構假借其關聯公司之名申請注冊,以達到規避法律之目的。 |
在無特殊事由的情況下,不同商事主體依法獨立行使各自權利,不能因為控股關系當然地將訴爭商標的權利屬性混為一體。 |
三、商標代理機構惡意注冊商標,其直接負責人也可能被依法處罰
《商標法》第19條第4款作為一條強制性的法律規范,其目的就在于禁止商標代理機構在代理服務之外的商品或服務上申請注冊商標?!渡虡朔ā返?8條也規定了商標代理機構在違反上述規定后,行政機關可對商標代理機構和其直接負責人作出行政處罰。
第六十八條第一款 商標代理機構有下列行為之一的,由工商行政管理部門責令限期改正,給予警告,處一萬元以上十萬元以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,處五千元以上五萬元以下的罰款:
(三)違反本法第四條、第十九條第三款和第四款規定的。
但此前,國知局和法院對于商標代理機構惡意注冊商標的行為,一般僅認定了該機構存在違法行為,對其直接負責人是否違法并未進行討論。而在2022年發布的商標行政類典型案例中,麥淺知識產權代理(上海)有限公司(下稱“麥淺公司”)等7家公司惡意注冊申請商標案做出了新實踐。麥淺公司作為商標代理機構,其法定代表人為了規避《商標法》第19條第4款,設立了6家關聯公司大量申請不以使用為目的的注冊商標。對于上述惡意商標注冊的申請,上海市松江區市場監督管理局不僅認為麥淺公司違反了上述規定,還對這6家關聯公司和該法定代表人作出了相應的行政處罰??梢钥吹?,行政機關依法作出的上述行政處罰決定,不僅體現了嚴格落實對《商標法》第19條第4款的適用,也表明了應當處罰惡意申請注冊商標主要牽頭人的態度。
為此,這也給商標代理機構及其直接負責人敲響了警鐘,在社會日益重視知識產權保護的當下,其更應以身作則,在源頭杜絕惡意注冊商標申請。
[1] 參見商評字[2020]第0000208764號裁定書
[1] 參見北京市高級人民法院(2020)京行終7471號判決書
[1] 參見商評字[2020]第0000213945號裁定書、北京市高級人民法院(2022)京行終670號判決書