作者:智信禾
時間:2022-10-11
【前情提要】
今年6月中旬,有客戶跟我說,他們公司在菲律賓申請的商標被駁回了,駁回理由竟是他們自己駁自己。
我尋思著,這種情況國內也蠻常見的。無非就是客戶前期使用A公司名義申請商標,后來又用B公司名義申請相同或者近似商標,導致A公司名下商標成為B公司申請的在先權利,從而被駁回。
然而,當我拿到客戶提供的《REGISTRABILITY REPORT》(注冊審查報告)后,發現駁回原因比我想的要復雜。
報告顯示,審查員發現由A公司實際運營的XX網站,已經使用的商標與B公司申請的商標完全一致。因此,需要B公司提供合理解釋(菲律賓對于在先使用非常重視)。
這不是大水沖了龍王廟嗎?A公司和B公司都是客戶他們自己的公司,只不過原來都是使用A公司的名義申請商標和運營網站。但隨著客戶的發展,他們有國際化的需求,便成立了B公司,業務也由A公司向B公司轉移。因此,客戶在做全球商標布局的時候,都是使用B公司的名義申請商標。
【我方菲律賓合作所要求提供文件】
我們將客戶情況轉達給菲律賓的合作所,對方反饋,需要客戶提供如下文件:
1、委托書。
2、宣誓書。
3、同名商標在其他國家的申請回執或注冊證。
【Round 1 :客戶方疑問】
客戶向我提出了一個問題,就是《宣誓書》是需要A公司和B公司同時用印,還是說,僅需要B公司用???
客戶之所以有這樣的疑問,是因為我們菲律賓合作所要求客戶提供的《宣誓書》文件中,僅涉及B公司的信息,并未提到A公司。也就是說,僅需要B公司用印即可。
但客戶認為,應該出具商標使用同意書,或者其它能證明兩公司關聯關系一類的文件。
的確,如果在國內遇到類似情況,通常是需要A公司和B公司一起出具一份證明性質的文件,并由兩家同時用印,才會被采信。否則,僅僅是B公司的“自說自話”,審查員很難判斷情況的真實性。
于是,我將客戶的疑問反饋給涉外部門同事,請他們向菲律賓所轉達并給予答復。
【我方(菲律賓合作所)答復】
經檢索,申請人在其他國家申請商標均使用B公司名義。在中國境內商標權利人,已由A公司轉至B公司。報告中所指出的網站鏈接,現點擊后將直接跳轉至新網站,且該網站權利人也為B公司。此種情況下,并不涉及第三方,均為申請人自己的權利,僅體現一個權利主體,出具《宣誓書》即可。
【Round 2 :對于上述答復,客戶仍有一些疑問,甚至“分歧”】
在我向客戶轉達我們菲律賓合作所的答復內容之后,客戶仍然不能接受。
他認為,審查員在前期審查的時候,已經提到了A公司,不能僅僅因為現在網站的主體變成了B公司,就忽略A公司的存在。如果審查員不相信B公司提供的《宣誓詞》內容真實性怎么辦?所以,他還是認為,A公司和B公司一起出具一份證明性質的文件,才是最合理的。同時,客戶還發給我一份已經制作好的英文版《同意書》,核心內容是,“A公司作為該商標權利人,同意B公司使用和注冊該商標”。
我并沒有急著跟客戶辯解,而是向客戶承諾,我會再跟我們的涉外同事和菲律賓合作方溝通,一定給他一個滿意的答復。
【最終解決客戶疑慮】
經過再次與涉外的同事進行溝通,并跟其他有著豐富涉外經驗的同行朋友一起交流。我可以非常確定,我們菲律賓合作方要求提供的證據是沒有問題的。最終,我們給到客戶的答復內容如下:
1、舊網站直接跳轉至新網站,不再體現A公司名稱,不涉及第三方公司。另外,不僅僅在菲律賓,在全球范圍內(含中國),該商標權利人均為B公司,也可證明B公司非“搶注”行為,是正當權利人。因此,僅提供《宣誓書》即可。
2、菲律賓屬于英美法系國家,在英美法系體系下,對于《宣誓書》的認可度非常高,通常在現階段宣誓書無需公證也可以被認可其真實、有效性。且,我們委托的外所有此類操作成功的經驗。
3、提供《同意書》的前提,是在菲律賓已經使用A公司注冊過相同或近似商標的情況下,但貴方屬于首次申請,不屬于該情況。
客戶在收到這封答復郵件之后,很果斷地認可了我們的答復,直接讓我盡快提供《宣誓書》給他?
【后續】
我方已于7月末,收到菲律賓知識產權局有簽發的該商標電子核準通知。
【附加提示】
1、菲律賓,需要在核準通知郵寄日起2個月內安排繳納注冊階段費用(公告、注冊費)。未在規定期限內繳費,商標將被視為放棄。
2、菲律賓要求商標權利人在規定時間段提交實際使用聲明和使用證據,分別為:自申請日起3年內;自商標注冊日起5-6年;自注冊日起第10-11年;續展后每5-6年遞交一次使用聲明及使用證據。否則,商標的保護將會失效。
【思考】
1、 本案前期的溝通成本,主要耗費在我們國家與菲律賓國家對于證據的不同要求上??蛻舯旧硎欠浅I且優秀的法務工作者,因此,對于可能影響到案件結果,以及關系到公司利益的問題,會追根溯源,這點非常值得點贊。
2、 在與客戶溝通的過程中,需要聽懂客戶真正的訴求,并且能夠給予客戶直接問題核心的答復。這將極大的節省溝通成本和時間成本。
3、 對于涉外問題,一定不能基于國內的經驗做判斷。就像我一開始認為,客戶在菲律賓是先后使用不同公司主體申請商標,導致自己駁回自己。當然,我會這么直截了當的判斷,也是源于國內的審查員,并不會因為發現B公司運營的主體在實際使用該商標,就駁回了A主體的商標申請。因為,菲律賓是原美屬殖民地,因此也和美國一樣,更重視誰在先使用。而我們國家是依申請原則,即誰先申請誰受益。